La Suprema Corte Federale statunitense restringe i casi di violazione delle norme brevettuali per gli esportatori

16/03/2017 14:13

Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa,
Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano

Il 22 febbraio 2017 la Suprema Corte statunitense si è pronunciata respingendo la richiesta di violazione delle norme in materia brevettuale in una fattispecie ove la società convenuta aveva prodotto e inviato all'estero solo uno dei cinque componenti di un prodotto brevettato negli Stati Uniti.

Vale rammentare brevemente le disposizioni in esame riassunte essenzialmente nei principi stabiliti nella 35 USC Section 271(f)(1) la quale prevede che sussista la responsabilità per violazione di legge federale nei casi nei quali un produttore statunitense venda all'estero parti di un prodotto multi composto che sia oggetto di tutela per invenzione negli USA.

Segnatamente la suddetta Section recita come segue:

"Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.".

Nel dettaglio la società A (A) è titolare di un brevetto per invenzione relativo ad un prodotto nel settore dello sviluppo di DNA composto da cinque sostanze fra i quali l'enzima polimerasi. La società B (B) è una concorrente di A che produce negli USA lo stesso enzima per esportarlo nel Regno Unito ove il prodotto viene generato nel suo complesso, assemblato e venduto sul mercato internazionale.

In sintesi il contenzioso si sviluppa come segue: A chiama in causa B dinanzi alla US District Court (Western District of Wisconsin) invocando la lesione della Section in parola. La Corte, nondimeno, respinge la domanda di A sul presupposto che B ha esportato solo un elemento del prodotto appartenente alla prima composto dalla combinazione di cinque sostanze. A giudizio della Corte per incorrere nell'inadempimento contestato B avrebbe dovuto fabbricare negli USA almeno due componenti integrando in tale modo il requisito del "substantial portion of the components" prescritto dalla legge.


La Federal Circuit la pensa diversamente e ribalta l'esito del primo grado sostenendo che il concetto di "substantial" inteso come "important" o "essential" non implica di per sé la presenza di almeno due composti potendo essere rilevante a tale fine anche la fornitura di una sola sostanza.


La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte, a sua volta, si è pronunciata in senso opposto alla decisione espressa nel 2014 dalla Federal Circuit sostenendo che "the supply of a single component of a multicomponent invention for manufacture abroad does not give rise to Section 271(f)(1) liability".

La Corte ha ritenuto che nel contesto complessivo della norma la frase "all or a substantantial portion" richiami un principio di "quantità" invece che di "qualità" e che pertanto la fornitura di un solo componente non valga da sola a costituire motivo di lesione della Section 271(f)(1).

Ha sostenuto che la tesi "quantitativa" sarebbe avallata dal tenore della successiva Section 271(f)(2) ove si dispone che la responsabilità sussista "for the supply of any component" e quindi anche nel caso della fornitura di un solo elemento a condizione che quest'ultimo sia "especially made or especially adapted for use in the invention".

Nella descritta situazione – a giudizio della maggioranza dei Giudici Federali – le due Sections potrebbero essere connesse in modo funzionale fra loro posto che la prima farebbe riferimento ai casi nei quali si prospetta la fornitura di due o più componenti mentre la seconda invece sarebbe orientata a disciplinare i casi che interessano in linea di principio la fornitura di uno solo di essi.

Va detto che la suddetta sentenza è il risultato di un vivace dibattito all'interno della Corte.

Invero, la Section 271(1)(f) in origine è stata emanata per sanzionare i casi nei quali tutte le sostanze di una invenzione brevettata (non solo un singolo composto) erano oggetto di fabbricazione negli USA e poi spedite all'estero per ivi essere assemblate e vendute (fenomeno anche conosciuto come il "Deepsouth loophole").

Tuttavia, alcuni Giudici si sono dissociati dalla maggioranza facendo notare che il Congresso ha approvato le due disposizioni per disciplinare in realtà tutte le possibili modalità di fornitura dei suddetti componenti ivi compresi pertanto quelle di un solo di essi.

Resta il fatto che la stesura letterale delle due Sections si presta a differenti interpretazioni e che neppure la Suprema Corte è pervenuta ad una conclusione che possa rappresentare un definitivo punto di riferimento in ordine alle due prospettate ipotesi del "more than one" e del "less than all".
L'argomento interessa gli esportatori che hanno costituito una società negli USA anche se controllata da operatori esteri e si estende pertanto ad una vasta categoria di soggetti che dovranno monitorare con attenzione i successivi sviluppi sul punto per prevenire pesanti ricadute sul piano dei costi che l'eventuale violazione della legge potrebbe comportare.