Focus Paese Stati Uniti - Brevetti e relativa procedura di registrazione

| 09/12/2019 11:16

Commento a cura dell'avv. Stefano Rossi, Senior Associate EXP Legal

L'appuntamento odierno del Focus Paese STATI UNITI, curata per Diritto24 dall' avv. Stefano Rossi, è dedicato ai requisiti per la brevettabilità di un'invenzione e le relative procedure di registrazione, buona lettura

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Negli Stati Uniti la disciplina sulla tutela della proprietà intellettuale riveste grande importanza ed è stata oggetto di unificazione normativa attraverso lo US Code che rimette, proprio per questo, la competenza in caso di controversie alle corti federali.


La materia dei brevetti è disciplinata all'interno del Titolo 35 dello US Code che, tra l'altro, contiene anche la disciplina dello United States Patent and Trademark Office (USPTO), l'ufficio federale dipendente dal Secretary of Commerce e responsabile della concessione e del rilascio dei brevetti, della registrazione dei marchi e della diffusione al pubblico di informazioni relative a brevetti e marchi.


Secondo la legge, un brevetto concede in capo al suo titolare il diritto "di escludere altri dal fare, utilizzare, offrire in vendita o vendere l'invenzione negli Stati Uniti o importare l'invenzione negli Stati Uniti" per un tempo limitato, in cambio della divulgazione al pubblico dell'invenzione alla concessione del brevetto.


La brevettabilità di un'invenzione


Va chiarito, in primis, che secondo lo US Code per "invenzione" ci si riferisce sia alla scoperta che all'invenzione vera e propria e che per "processo" s'intende qualunque tipo di processo, arte o metodo, incluso il nuovo uso di un processo, macchina, prodotto, composizione della materia o materiale già noto.

Secondo la legge americana: "Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title".

Dunque, alla luce di quanto riportato, i requisiti per la brevettabilità di un'invenzione sono:
la novità, l'utilità, l'originalità e la non-ovvietà.


Secondo lo US Code, pertanto, affinché un'invenzione sia brevettabile deve essere considerata in primis nuova, il che significa che non potrà essere brevettata se:

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention (l'invenzione rivendicata è stata brevettata, descritta in una pubblicazione, o di uso pubblico, in vendita o altrimenti disponibile al pubblico prima della data effettiva di deposito dell'invenzione rivendicata); oppure se


(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention (l'invenzione rivendicata è stata descritta in un brevetto rilasciato ai sensi della sezione 151, o in una domanda di brevetto pubblicata o considerata pubblicata ai sensi della sezione 122 (b), in cui il brevetto o la domanda, a seconda dei casi, nomina un altro inventore ed è stata effettivamente depositata prima della data di deposito effettiva dell'invenzione rivendicata).

Il requisito dell'utilità, invece, si riferisce al fatto che l'invenzione sia effettivamente utile (con riferimento al proprio scopo) ed "operativa", il che significa che se, ad esempio, un macchinario non porta a termina un'operazione relativa allo scopo per cui è stato inventato, allora non potrà essere oggetto di brevetto.


Esistono tre tipi di brevetti:

1.utility patents;
2.design patents;
3.plant patents.


I primi si riferiscono ad un processo, un macchinario, un manufatto oppure a composizioni chimiche o relativi miglioramenti.

Esempi di invenzioni protette da utility patents includono: software per computer, strategia di investimento, attrezzature mediche, nuove composizioni chimiche, forme di vita geneticamente modificate, ecc.


I design patents hanno ad oggetto un disegno nuovo, originale ed ornamentale contenuto o applicato a qualcosa che viene prodotto. Sono meno costosi e più facili da ottenere rispetto a un utility patent. Sono anche il tipo di brevetto che meno spesso viene richiesto dall'USPTO.


Si può, invece, ottenere un plant patent per l'invenzione, la scoperta o la riproduzione in modo asessuato di una varietà distinta e nuova di pianta.


La procedura di registrazione


La procedura di registrazione di un brevetto prevede il pagamento di una determinata somma allo USPTO che, in linea generale, è quasi sempre al di sotto dei $ 330 (per domande fino a 100 pagine, oltre $ 270 per ogni gruppo di ulteriori 50 pagine).


Negli Stati Uniti chiunque può registrare un brevetto anche se non è cittadino americano: deve però essere l'inventore del processo o del macchinario (o il suo rappresentante) e solo costui potrà firmare il relativo giuramento o la dichiarazione.


Nessun brevetto, poi, può essere ottenuto negli USA se l'invenzione è stata brevettata all'estero dall'inventore prima di averne fatto richiesta anche negli Stati Uniti, se la domanda estera è stata presentata più di 12 mesi prima rispetto alla richiesta depositata negli Stati Uniti. Per il design sono previsti 6 mesi come termine.


Lo USPTO pubblica periodicamente il Manuale della procedura di esame dei brevetti (la cui ultima versione è stata revisionata nel 2018) che contiene i requisiti della brevettabilità, le procedure di domanda ed esami e indicazioni giurisprudenziali in materia.

A questo link è possibile visionare l'ultima versione del documento.


Deve sottolinearsi, in conclusione, che la predisposizione di una domanda di brevetto è un'attività che richiede una profonda conoscenza della legge e della procedura dinanzi allo USPTO.

Pertanto, il consiglio è sempre quello di affidarsi a consulenti con specializzazione in patent law prima di presentare una domanda di brevetto dinanzi all'Ufficio federale.


Anche per questi motivi lo USPTO ha sviluppato il cd. Patent Pro Bono Program for independent inventors and small businesses, attraverso il quale viene fornita assistenza e consulenza legale gratuita agli inventori che non possono investire ingenti somme in consulenza ma che hanno comunque intenzione di proteggere la propria invenzione attraverso un brevetto.

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