pronuncia del Tribunale di Napoli

Chiamami col tuo nome

07/11/2018 10:47


Commento a cura dell'avv. Francesca Milani

"Chiamami col tuo nome": nuova pronuncia del Tribunale di Napoli in tema di patronimici

Con sentenza n. 5830/2018 pubblicata in data 13 giugno 2018, il Tribunale di Napoli ha stabilito che l'utilizzo da parte di una pizzeria napoletana del nome "Michele" o dell'espressione "da Michele" all'interno della propria insegna, sito internet e pagina Facebook, oltre che in tutto il relativo materiale promozionale, costituisce contraffazione dei marchi registrati, insegna, denominazione sociale e nome a dominio dell'omonima storica pizzeria napoletana.

La controversia
La vertenza ha visto contrapposti lo storico ristorante napoletano "Da Michele" fondato nel 1870, e un'altra società campana che aveva adottato l'insegna "da Michele" per identificare diversi locali-pizzerie aperti a Napoli nel corso dell'anno 2015 e utilizzato il segno in questione anche sul proprio sito Internet, sulla propria pagina Facebook e su tutto il materiale pubblicitario attinente alla propria attività.

In particolare, mentre parte attrice lamentava la contraffazione da parte della convenuta dei propri marchi registrati e del proprio nome a domini, o, insegna e denominazione sociale, la controparte eccepiva la legittimità della propria condotta sulla base, da un lato, della riconducibilità della propria attività al Sig. Michele C., antenato comune dei legali rappresentanti delle due società e, dall'altro lato, sulla base dell'asserita non confondibilità della propria insegna rispetto ai segni distintivi dell'attrice per via della distanza, sia chilometrica sia nell'arredo e nell'offerta gastronomica, tra i rispettivi esercizi commerciali.

A sostegno delle proprie eccezioni, la convenuta richiamava inoltre la giurisprudenza della Corte di Cassazione in forza della quale, in caso di marchi cosiddetti "patronimici", sarebbe il cognome a fornire un'impronta caratterizzante al segno, e non già il nome.

La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, individuato il cuore del marchio di parte attrice nell'espressione "da Michele" e rilevato il carattere forte del marchio contenente tale espressione, non avendo lo stesso alcuna ontologica connessione con i prodotti contraddistinti, ha inibito alla convenuta l'ulteriore utilizzo dell'espressione in questione, in quanto contraffattoria dei segni distintivi di parte attrice.

In particolare i giudici partenopei, nel respingere le eccezioni della convenuta, hanno statuito l'irrilevanza sia della relazione familiare tra il legale rappresentante della convenuta e il trisavolo Michele C., sia della diversità nell'arredo e nell'offerta gastronomica dei locali della convenuta rispetto a quelli dell'attrice (non essendo comunque preclusa a quest'ultima la possibilità di modificare le caratteristiche dei propri locali), sia, infine, della distanza chilometrica tra i rispettivi esercizi commerciali (tutti comunque situati nella città di Napoli).

Il commento
La sentenza in esame, pur partendo da principi pacifici e da orientamenti largamente condivisi in giurisprudenza, giunge a conclusioni potenzialmente dirompenti.
Con riferimento alla qualifica del marchio "da Michele" per pizzerie come marchio forte, la decisione si colloca nel solco di quel filone giurisprudenziale tradizionale che distingue tra marchi deboli e marchi forti, definendo i primi come quei marchi che, pur non identificandosi con la denominazione generica del prodotto (perché in tal caso sarebbero nulli per mancanza di capacità distintiva), lasciano tuttavia trasparire quale prodotto contraddistinguano, e i secondi quali marchi carenti, come nel caso di specie, di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti.

Correttamente poi il tribunale ha escluso la rilevanza della relazione familiare tra il legale rappresentante della convenuta e il trisavolo Michele C. al fine di giustificare l'utilizzo del nome "Michele" da parte della convenuta. E' vero che l'art. 8 co. 2 del codice della proprietà industriale prevede che la registrazione come marchio di un nome di persona da parte di terzi non impedisce all'avente diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta. Tuttavia, in primis, per avente diritto al nome deve intendersi il soggetto effettivamente portatore di tale nome (e non anche un qualsiasi discendente); in secondo luogo, secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, la norma citata deve essere interpretata nel senso di escludere che la ditta posteriore possa consistere esclusivamente in quel nome di persona.

Altrettanto correttamente i giudici partenopei non hanno accolto l'eccezione della convenuta fondata sulla giurisprudenza in tema di preminenza del cognome sul nome all'interno dei marchi patronimici, atteso che, nel caso di specie, il marchio oggetto di controversia (e, di conseguenza, il thema decidendi) non consiste in prenome e cognome, ma soltanto nel prenome Michele.

Peraltro in proposito occorre segnalare che, mentre in passato la giurisprudenza tendeva a ritenere che nei marchi patronimici il cuore del segno fosse sempre costituito dal cognome, sempre più spesso si ammette la possibilità che, nel caso concreto, il cognome sia nell'insieme scarsamente distintivo (specie quando particolarmente diffuso) o che, comunque, anche il prenome abbia in sé autonoma capacità distintiva (cfr. a livello comunitario: Trib. CE, 12 luglio 2006, T-97/05 caso "MARCOROSSI"; Trib. CE, 1 marzo 2005, T-169/03, caso "Sissi Rossi"; Corte di Giustizia CE, 24 giugno 2010, C-51/09P, caso "Barbara Becker"; a livello nazionale: Trib. Forlì, sez. dist. Cesena, 27 giugno 2003; Commissione dei Ricorsi UIBM, 23 giugno 2014, n. 36; e la recente Cass. 4 febbraio 2016, n. 2191, caso "Castella", secondo cui "l'uso di un marchio contrassegnato da identico cognome, accompagnato da diverso nome di battesimo e dalla raffigurazione delle colline langarole, non è suscettibile di integrare contraffazione del marchio anteriore con identico cognome ma diverso prenome").

Rimane infine da interrogarsi sull'effettiva portata della sentenza in esame.

L'art. 20 co. 1 lett. b) del Codice della Proprietà Industriale prevede che il titolare di un marchio abbia il diritto di vietare ai terzi l'utilizzo nell'attività economica di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
La decisione in commento solleva molti interrogativi: il rischio di confusione e associazione individuato dai giudici partenopei con riferimento all'uso del nome Michele per contraddistinguere pizzerie napoletane sarebbe il medesimo nell'ipotesi di utilizzo di tale nome per contraddistinguere una pizzeria di un piccolo comune del Trentino Alto Adige? E quindi, di conseguenza, l'uso del nome Michele per pizzerie deve considerarsi precluso su tutto il territorio nazionale?

Se la risposta alle domande che precedono fosse positiva, si arriverebbe all'esito paradossale per cui la registrazione come marchio nazionale di un qualsivoglia prenome da parte del gestore di una piccola attività commerciale precluderebbe l'utilizzo di quel prenome a qualsiasi gestore di analoga attività in tutto il territorio italiano (fatto salvo, naturalmente il preuso locale).
Alla luce delle considerazioni esposte, pare dunque legittimo chiedersi se, specie in settori quali quello della ristorazione, dove è frequente che il marchio o l'insegna siano costituiti dal nome del gestore/fondatore del ristorante, i segni in questione non debbano considerarsi ab origine scarsamente distintivi o se, per altro verso, il rischio di confusione o associazione fra marchi di diversi imprenditori consistenti nel medesimo prenome (o in un medesimo cognome particolarmente diffuso) non debba considerarsi ab origine particolarmente basso.

In questo senso si è espresso ad esempio il Tribunale UE nel già citato caso "Sissi Rossi": "In un settore quale quello dell'abbigliamento o della moda, in cui l'uso di segni costituiti da patronimici è abituale, si può supporre che, di norma, un nome molto comune appaia in commercio più spesso di un nome raro. Per tale ragione, il consumatore non presupporrà l'esistenza di un collegamento economico tra tutti i titolari dei marchi costituiti dal cognome «Rossi». Pertanto, egli non riterrà che le imprese che commerciano in borse con il marchio SISSI ROSSI siano economicamente collegate o identiche a quelle che commerciano in scarpe con il marchio MISS ROSSI".

Ci si chiede infine se, al fine di aumentare la distintività di marchi patronimici particolarmente diffusi, possano avere un qualche rilievo strategie imprenditoriali quali l'adozione di un layout ben preciso per i propri locali commerciali o di un format specifico per la propria offerta gastronomica.

Questo è quanto sembra sostenere il Tribunale di Napoli nella sentenza in esame, nel momento in cui attribuisce all'espressione "da Michele" una precipua funzione individualizzante "anche in forza di una vasta diffusività accresciuta e rinforzata, nel corso degli anni, attraverso il mantenimento di un elevato standard qualitativo e di un modo di degustazione dei prodotti (con l'invarianza di arredi e di limitata proposta di tipi di pizze, volutamente immodificati sin da epoca risalente)".

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