RIFORMA MARCHI

Il recepimento della direttiva UE sui marchi: il trademark reform package

| 01/04/2019 08:28


In data 23 marzo 2019 è entrato in vigore in Italia, con ritardo rispetto ad altri Stati europei, il decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019 che attua la Direttiva UE 2015/2436 (1). Il fine della direttiva europea è quello di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri, incrementando l'armonizzazione in materia di marchi d'impresa.

Alla luce del dettato sovranazionale, infatti, la riforma prevede diverse modifiche del Codice di Proprietà Industriale italiano in materia di segni distintivi, con il fine di adeguare le normative dei singoli Stati membri dell'Unione Europea alla legislazione comunitaria. Le predette aggiunte, tuttavia, non si risolvono solo in mere modifiche formali, ma anche, e soprattutto, in importanti innovazioni. Tali novità meritano dunque di essere messe in luce e sinteticamente commentate.

1) La prima importante novità è contenuta all'interno dell'art. 1 comma 1 del predetto decreto, che emenda il testo legislativo dell'art. 7 c.p.i (2). Tale modifica risulta di estrema rilevanza, poiché inerisce alla soppressione del requisito della rappresentazione grafica, con la conseguente generalizzazione delle categorie dei segni registrabili come marchi. A seguito di questo emendamento, infatti, potranno essere registrati ex art. 7 c.p.i. i segni con capacità distintiva "atti ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare" (3).

Questa innovazione non si esaurisce nel mero recepimento passivo del dettato europeo. La giurisprudenza italiana infatti si è spesso pronunciata sul tormentato tema della rappresentabilità grafica, lamentando la barriera operata dall'art. 7 c.p.i. In particolare, per quanto riguarda i marchi sonori, la Suprema Corte aveva già riconosciuto che il requisito in esame limitava la protezione di suoni che, "siccome non trovano una traducibilità grafica per l'appunto convenzionalmente accettata, troverebbero maggior difficoltà a conquistare la necessaria distintività" (4).

In merito ai marchi olfattivi, il requisito della rappresentabilità grafica ha da sempre rappresentato un ostacolo alla registrazione. L'eliminazione operata dalla riforma, tuttavia, potrebbe non bastare ai fini della registrazione di una fragranza: questi tipi di segni infatti, hanno da sempre posto problemi in merito alla capacità distintiva, con conseguenti contrasti giurisprudenziali e dottrinali (5). Le stesse considerazioni potrebbero essere fatte per i marchi di colore e i marchi di gusto.

La riforma dell'art. 7 c.p.i. potrebbe dunque aprire le porte alla registrazione di tutti quei marchi non espressamente contemplati dal Legislatore (come i marchi di movimento, i marchi filmici e i marchi tattili), nel momento in cui presentino le precise caratteristiche di cui sopra e riescano a superare "l'ostacolo" della distintività.

2) La seconda importante innovazione è introdotta dall'art. 4 del decreto, che aggiunge il nuovo articolo 11-bis c.p.i., disciplinante i c.d. marchi di certificazione. Questi marchi si differenziano da quelli d'impresa, in quanto vengono concessi a fini diversi da quelli dell'uso diretto da parte del titolare: quest'ultimo, infatti, una volta registrato il marchio, lo concede a sua volta a terzi, ma solo a seguito di una certificazione dei propri prodotti o servizi. Tale tipologia di marchi, invero, non rappresenta un'assoluta novità: il marchio di certificazione era parte integrante dell'art. 11 c.p.i., che non discerneva tra questi e quelli collettivi. La portata innovativa della riforma, dunque, risiede nell'aver distinto tali entità, chiarificandone i confini.

In base al comma 1 (6) dell'art. 11-bis c.p.i., i titolari possono essere persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine/natura/qualità di determinati prodotti o servizi. Non potranno tuttavia ottenere la registrazione i soggetti che svolgono attività di fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Il comma 2 (7) va invece a rafforzare i controlli, prevedendo che questi debbano essere allegati alla domanda di registrazione.

Merita poi menzionare la deroga all'art. 13 comma 1 c.p.i, (8) così come prevista per i marchi collettivi: il comma 4 asserisce infatti che questi marchi possano consistere anche in segni o indicazioni che nel commercio designano la provenienza geografica dei prodotti o servizi. L'eccezione è però temperata dalla possibilità da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di rifiutare la registrazione se il marchio richiesto può creare situazioni di privilegio ingiustificato.
È interessante notare che la nullità del marchio di cui all'art. 25 c.p.i. non può essere dichiarata qualora il titolare si conformi alle disposizioni, modificando il regolamento d'uso ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2. Il marchio di certificazione, quindi, come nel caso di quello collettivo, non può essere dichiarato nullo se vi è un intervento "riparatorio" in conformità del regolamento d'uso.

3) Altro aspetto saliente della riforma riguarda la garanzia di impedimento assoluto alla registrazione dei marchi in caso di conflitto con le denominazioni d'origine (DOP/IGP) e la previsione di particolari motivi di esclusione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) ed alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell'Unione europea. Tale aspetto rileva in particolare per gli stati europei che vantano una importante tradizione di prodotti protetti proprio da denominazione d'origine e indicazioni geografiche, come il nostro paese, e che si trovano sovente a fronteggiare iniziative commerciali scorrette.

4) La riforma va poi a rafforzare la protezione dei marchi notori. L'art. 9 del decreto attuativo, infatti, introduce una modifica all'art. 20 comma 1 lett. c) c.p.i. a favore del titolare del marchio che gode di rinomanza. Più nel particolare, quest'ultimo può vietare ai terzi di registrare un segno identico o simile al suo per prodotti anche non affini, se il marchio gode di rinomanza e se il terzo trae indebito vantaggio senza giusto motivo dall'uso; ciò "anche a fini diversi da quelli di distinguere" il prodotto e/o il servizio. La riforma offre quindi una protezione a 360° del marchio notorio, che non può essere duplicato nemmeno a fini diversi da quelli propri del marchio d'impresa (che sono quelli di indicare l'origine del prodotto e/o servizio).

Inoltre, al comma 2 dello stesso articolo, ai fini sempre di espandere la tutela offerta al titolare del marchio, si prevede che nei casi di cui al comma 1 (e dunque anche nel caso del marchio notorio) il titolare possa vietare l'apposizione del segno in via quasi assoluta (il legislatore usa intelligentemente la formula "altri mezzi su cui il marchio può essere apposto", generalizzando la tutela), ma anche vietare di immettere in commercio, detenere a tali fini, importare od esportare i mezzi che recano il marchio se vi è il rischio che possano essere usati per attività che costituisce violazione del diritto del titolare.

5) Proseguendo nell'analisi della riforma, si nota come il Legislatore sia andato a disciplinare più nel dettaglio la legittimazione attiva del licenziatario ad agire in cause di contraffazione. Introducendo l'art. 122-bis c.p.i., il Legislatore permette infatti al licenziatario di avviare un'azione di contraffazione di un marchio d'impresa, ma solo con il consenso del suo titolare. Ciò salvo l'inerzia di quest'ultimo: se chi detiene il marchio non avvia l'azione entro i termini appropriati, previa messa in mora, darà la possibilità di farlo a chi detiene da licenza...Continua la lettura su Sistema Società, in PlusPlus24Diritto

Avv. Emanuela Bianco, Studio Saglietti & Bianco

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