SISTEMA SOCIETA'

I rapporti tra il brevetto europeo ed il brevetto italiano ed i riflessi sull'istituto della cessazione della materia del contendere.

| 01/10/2019 08:03

Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 16 settembre 2019, n. 22984

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La cessazione della materia del contendere. 3. I rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano sulla medesima invenzione. 4. I recenti chiarimenti della Suprema Corte di Cassazione a seguito della revoca di un brevetto europeo. 5. Conclusioni.

1. Premessa.

In ambito brevettuale, il cumulo di protezioni a livello europeo e nazionale può generare dubbi circa la corretta applicazione delle norme deputate al coordinamento tra le due tutele. Particolarmente interessante è il caso in commento in quanto intreccia i rapporti tra il brevetto nazionale ed il corrispondente titolo europeo con la cessazione della materia del contendere, istituto ampliamente affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma non ancora traslato nel codice di rito.

2. La cessazione della materia del contendere.

La sentenza della Corte d'Appello di Venezia impugnata e cassata dalla sentenza di legittimità qui in commento aveva dichiarato "cessata la materia del contendere quanto alla domanda di nullità del brevetto italiano 1.297.531 e della frazione nazionale del corrispondente brevetto europeo EP ‘768" (1) basandosi sulla decisione della Divisione di appello dell'Ufficio Brevetti Europeo (qui di seguito "UBE"), il quale aveva revocato in sede di appello il brevetto europeo a seguito di opposizione di una delle parti della controversia.

La Corte d'Appello ha, quindi, ritenuto che la revoca da parte della Divisione d'Appello di un brevetto europeo concesso comportasse la cessazione della materia del contendere sia in relazione alla frazione italiana dell'anzidetto brevetto europeo, sia del brevetto italiano relativo alla medesima invenzione, che formava parimenti oggetto della domanda di nullità proposta da parte resistente. Ciò in quanto i Giudici d'Appello hanno affermato che "la revoca del brevetto determina l'effetto ineludibile della cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di nullità del brevetto europeo (nonché in relazione alla medesima invenzione tutelata dal brevetto italiano di cui sopra, in presenza di cumulo di protezioni)".

Come noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (2).

Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (3).

Sicché ora, proprio con riguardo al caso della cessazione della materia del contendere, sono da registrare decisioni non sempre uniformi della Suprema Corte, la quale - pur ferma nell'affermare il principio secondo cui detta situazione può essere rilevata dalla Corte anche d'ufficio - ha talvolta ritenuto che ne debba conseguire la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente (4), altre volte che il medesimo ricorso sia da dichiarare improcedibile (5) ed in altri casi ancora che la sentenza impugnata debba essere cassata senza rinvio (6) o che comunque ne derivi l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento impugnato (7).

Ebbene, sembra che l'orientamento più corretto per risolvere la questione dovrebbe tener conto anzitutto del fatto che la cessazione della materia del contendere richiede al giudice una pronuncia che, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo, dev'essere dichiarata con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti; con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite) (8).

Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacché in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.

Ne consegue che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione, ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.

Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nei gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già emesse nel corso del giudizio, eliminando le decisioni statuenti sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (9). Il che, per il modo in cui il giudizio di legittimità è strutturato, non può realizzarsi se non mediante la cassazione senza rinvio della sentenza gravata da ricorso (restando in ciò travolte, naturalmente, anche le pronunce di primo e secondo grado).

Tanto premesso, come la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di chiarire a partire dalla nota pronuncia Cass. Sez, Un. 28 settembre 2000, n. 1048, per configurarsi un'ipotesi di cessazione della materia del contendere si presuppone che "sia venuto meno l'interesse della parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni incidenti sulle parti".

Pertanto, "il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrato tra le parti" (10).

Infatti, la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta....Continua la lettura su Sistema Società, in PlusPlus24Diritto

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