Il know-how aziendale in una nuova prospettiva di tutela

| 09/06/2016 15:59

Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa,
Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano

Gli scambi commerciali internazionali in un mercato sempre più competitivo hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni sovranazionali al fine di garantire una sostanziale uniformità sul piano della disciplina in rapporto alle norme locali.

Non è un caso che sia la Comunità Europea che gli USA hanno posto in essere provvedimenti con il medesimo obbiettivo pressoché contestualmente.

Invero, in data 11 maggio 2016 il Presidente Obama ha sottoscritto il Defend Trade Secrets Act e in data 27 maggio 2016 il Consiglio europeo ha posto in essere la direttiva sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate.

Va detto che il tema era già stato oggetto di confronto nell'ambito del World Trade Organization con l'accordo TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - il quale disciplina, fra l'altro, la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita da parte di terzi (Cfr.https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm ).

Tale accordo, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato ratificato dall'Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747

Ci limiteremo a richiamare, di seguito, alcuni aspetti della direttiva europea nella quale i segreti commerciali sono indicati – in sintesi – come quelle informazioni che non siano generalmente note o agevolmente accessibili e che hanno valore commerciale in quanto di natura confidenziale sulla base delle ragionevoli misure adottate a tale scopo dal legittimo detentore.

L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora sia compiuta con accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto.

Inoltre, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale vengono considerati illeciti se adottati senza il consenso del detentore del segreto commerciale da un soggetto che: abbia acquisito il segreto commerciale illecitamente; violi un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; violi un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale.

Si prevede che la produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazioni a tali fini, sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

La direttiva introduce alcune eccezioni, per cui, gli Stati dovranno garantire che una richiesta di applicazione degli strumenti di tutela venga respinta qualora la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti:

nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione dei media, così come disciplinato dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Cfr. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf - ; per rilevare un'attività illecita a condizione che l'attore abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale; con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle loro funzioni, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio; al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

In materia processuale, la normativa prevede che gli Stati membri debbano garantire che i detentori del segreto commerciale – come espresso all'articolo 2 del Capo I - siano legittimati ad agire al fine di conseguire un risarcimento.

Segnatamente, le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, hanno titolo per ingiungere all'autore della violazione - che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale - di provvedere in favore del detentore al risarcimento dei danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito.

Nello stabilire tale risarcimento, le competenti autorità giudiziarie terranno conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa e i profitti realizzati illecitamente dall'autore della violazione.

Gli Stati membri dovranno assicurarsi, altresì, che le competenti autorità giudiziarie abbiano facoltà, a richiesta del convenuto, di applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una domanda relativa all'acquisizione, all'utilizzo e alla divulgazione del segreto commerciale sia manifestamente infondata e l'attore abbia avviato l'azione legale in modo abusivo o in malafede.

Le suddette misure possono ricomprendere, a seconda dei casi, la concessione del risarcimento del danno in favore del convenuto, l'imposizione di sanzioni nei confronti dell'attore o l'ordine di pubblicazione delle informazioni riguardanti una decisione; ferma restando la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari.
Dopo la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati membri avranno un massimo di due anni per conformarsi.