La definizione dei segreti commerciali

25/06/2018 12:15


Commento a cura di Leonardo Angelastri, Avvocato, Founder Studio Legale Angelastri-angelastrilex.com


I dati e le informazioni rappresentano gli assets di maggior valore dell'economia moderna. Con il D.Lgs. 11.05.2018 n.63 si è data attuazione alla Direttiva UE 2016/943 disciplinante la protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

La normativa in commento ha innanzitutto sostituito all'interno del Codice della Proprietà Industriale la definizione di "informazioni aziendali riservate" con "i segreti commerciali" definizione ripresa dalla terminologia internazionale "trade secret".

Tra gli altri aspetti rivisti dalla normativa Europea vi sono: a) la definizione di violazione dei segreti commerciali, b) la tutela dei segreti commerciali all'interno del processo civile, c) le sanzioni civiliste poste a tutela dei segreti commerciali, d) i segreti commerciali nell'ambito del procedimento cautelare civile ed e) la tutela penale dei segreti commerciali.

Con il presente articolo analizzeremo la definizione dei "segreti commerciali".

L'art. 3 del D.Lgs. 11.05.2018 n.63 ha interamente riscritto il comma 1 dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, il quale a seguito della suddetta novella prevede testualmente "1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete."

Con la sostituzione dell'espressione "informazioni aziendali riservate" con la dicitura "segreti commerciali", il legislatore Europeo ha allargato la platea dei soggetti legittimati a tutelare le proprie informazioni riservate, in quanto, la migliore dottrina nel commentare l'espressione "informazioni aziendali riservate", sosteneva che la tutela era accordata esclusivamente a "figure imprenditoriali e non a soggetti estranei a questo ambito" (Vanzetti, La tutela "corretta" delle informazioni segrete, in Riv. dir. ind., 2011, I, 104 ). Di contro con l'espressione "segreti commerciali" il legislatore ha incluso fra i soggetti tutelabili dalla normativa in commento, tutti quei soggetti che pur non svolgendo direttamente un'attività imprenditoriale abbiano sviluppato processi, soluzioni che possano trovare una potenziale applicazione nell'attività produttiva.
Non tutte le informazioni sono tutelabili ma solamente quelle che hanno le caratteristiche previste dalla normativa in commento.

Nell specifico le informazioni per essere qualificate "segreti commerciali" e quindi tutelabili devono possedere tutte le seguenti caratteristiche: a) non siano note o accessibili agli esperti del settore, b) abbiano un valore commerciale, c) siano sottoposte a misure adeguate per mantenerle segrete.

Nello specifico il primo requisito è quello della segretezza ove come affermato dalla costante giurisprudenza di merito, per segrete deve intendersi non in senso assoluto ossia "non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale ( Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 09-02-2010).

Il requisito della segretezza dell'informazione quale conditio sine qua non per la sua tutela giudiziale e' stata ribadita dalla giurisprudenza di merito, sul punto il Tribunale di Venezia
con l'ordinanza dell'8.3.2006 ha affermato che non sussiste sottrazione di informazioni riservate in assenza di prova che le informazioni sottratte siano segrete.

In riferimento al requisito del valore commerciale deve intendersi non nel senso che l'informazione riservata possieda un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato. Sul punto si segnala l'opinione di autorevole dottrina secondo cui i segreti commerciali possono essere apportati nelle società di capitali (Caterina Strippoli, GLI APPORTI DI KNOW HOW NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, Dir. Industriale, 2018, 2, 133 (commento alla normativa).

In riferimento all'ultimo requisito affinché' le informazioni possano definirsi "segreti commerciali", la normativa in commento pone a carico del soggetto richiedente la tutela prevista dal codice della proprietà industriale un onere ben specifico consistente nell' adottare le misure di sicurezza idonee per mantenerle segrete. Sull'importanza dell'adottare tali misure, la giurisprudenza di merito ha statuito "Ammessa la sussumibilità degli elenchi clienti nella fattispecie normativa del segreto industriale di cui agli artt. 98-99 c.p.i., non può darsi illecita acquisizione di tali informazioni da parte dell'ex agente qualora il preponente gli abbia messo a disposizione le credenziali per accedere agli archivi online che le ospitano e, dopo la cessazione del rapporto, non le abbia diligentemente modificate o eliminate" (Tribunale Bologna Sez. spec. in materia di imprese, 04-07-2017).

La suddetta statuizione rappresenta un caso concreto in cui il titolare di un'informazione potenzialmente tutelabile, si e' visto negare il riconoscimento di "segreti commerciali" a causa della mancata adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire l'accesso non consentito a terzi.

Sulla nozione di misure di sicurezza, la giurisprudenza di merito ha ulteriormente chiarito che per misura di sicurezza deve intendersi "sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale." (Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell. Ord., 27-05-2008).

Pertanto, dal punto di vista pratico, affinché' il titolare di segreti commerciali possa ottenere la tutela degli stessi è necessario che egli si doti non solo di adeguati sistemi di sicurezza fisica, informatica, ma occorre che lo stesso implementi un adeguato sistema di sicurezza giuridico.
Il sistema di sicurezza giuridico dovrà essere composto da patti di riservatezza, clausole contrattuali che i dipendenti, partners commerciali e clienti dovranno sottoscrivere.

Altro elemento essenziale del sistema di sicurezza giuridico è rappresentato dall'informazione chiara ed adeguata che il titolare dei segreti commerciali dovrà fornire ai terzi che vengano in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.