TUTELA DEI MARCHI

La tutela dei marchi di lusso tramite sistemi di distribuzione selettiva

30/09/2019 14:48

a cura dell'avv. Giulia Iozzia, Studio Gianni Origoni, Grippo, Cappelli & partners

I produttori di beni di lusso si sono spesso schierati contro la loro commercializzazione sui marketplace online (primo tra tutti, Amazon), in quanto potenzialmente idonea a "diluire" l'immagine di prestigio associata ai propri marchi e costruita con ingenti investimenti pubblicitari.

Dalla parte dei marketplace, si sono da sempre posti due argomenti principali, a cui tuttavia corrispondono adeguate repliche:

1) la normativa antitrust: l'art. 101 TFUE pone un generale divieto di intese restrittive della concorrenza (1) e non c'è dubbio che i sistemi di distribuzione selettiva (2) spesso adottati nel mondo del lusso possono implicare effetti restrittivi della concorrenza. Replica: l'art. 101 TFUE può essere disapplicato, a determinate condizioni, con riferimento a tali sistemi di distribuzione selettiva (3),

2) l'esaurimento del marchio: in base all'art. 5 del Codice della Proprietà Industriale, i diritti esclusivi sul marchio si esauriscono dopo la prima immissione in commercio dei relativi prodotti avvenuta con il consenso del titolare. Replica: l'esaurimento può essere impedito da "motivi legittimi", tra cui può rientrare la tutela del sistema di distribuzione selettiva.

Con buone argomentazioni giuridiche da ambo le parti, importanti principi interpretativi sono stati offerti dalla pronuncia della Corte di Giustizia nel caso Coty Germany (C-230/16) (4) , relativa alla vendita di prodotti cosmetici di lusso tramite "amazon.de", e poi seguiti, seppur non in modo pedissequo, dalle Corti italiane.

Il Tribunale di Milano si è pronunciato di recente sul tema, con ordinanza del 3 luglio 2019 (in sede di reclamo cautelare) nel caso Sisley c. Amazon. Al di là della valutazione di una specifica clausola contenuta negli accordi di Sisley con i propri distributori (che vietava forniture incrociate tra i distributori medesimi), che è stata modificata da Sisley successivamente al ricorso cautelare, l'ordinanza riconosce la violazione del sistema di distribuzione selettiva di Sisley (5) poiché: (i) quest'ultimo è ritenuto un sistema valido, in quanto conforme ai principi in materia antitrust (la scelta dei rivenditori avviene secondo criteri oggettivi ed applicati in modo non discriminatorio; le caratteristiche del prodotto richiedono questo tipo di distribuzione; proporzionalità dei criteri adottati); e (ii) la tutela di tale sistema rientra tra i "motivi legittimi" idonei ad evitare l'esaurimento del marchio, in quanto (a) i prodotti in questione sono prodotti di lusso e ciò non solo per le loro caratteristiche materiali ma per l'aura di lusso ad essi associata e (b) la commercializzazione da parte di terzi non autorizzati costituisce un pregiudizio concreto al prestigio dei marchi di Sisley.

Da notare che il requisito di cui al punto sub(ii)(b), più volte ribadito nelle decisioni dello stesso Tribunale di Milano (6), non si rinviene invece nella giurisprudenza comunitaria, in cui la violazione del sistema di distribuzione selettiva è di per sé sufficiente ad impedire la commercializzazione dei prodotti a terzi non autorizzati (7). C'è anche da dire che tale pregiudizio concreto può essere facilmente rinvenuto in base alle modalità proprie di vendita dei marketplace online, che, costituendo tipicamente il canale di vendita per ogni tipo di prodotto, tendono ad accostare e/o mescolare i prodotti di lusso insieme a prodotti di basso profilo e scarso valore economico.

Note

1 Ai sensi dell'art. 101 TFUE sono vietati "gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno".


2 In base all'art.1, comma 1, lett. e) del Regolamento UE 330/2010, "per "sistema di distribuzione selettiva" si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema".


3 Più in generale, ai sensi dell'art. 101 TFUE si riconosce la disapplicazione del generale divieto di intese restrittive della concorrenza a favore di accordi e/o pratiche "che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi".


4 Per un commento al caso Coty, cfr. su Diritto24:

La Corte di Giustizia sulla distribuzione selettiva: via libera al divieto di vendere tramite i marketplace on line (Caso Coty)

Reti di distribuzione selettiva e tutela del marchio di lusso: arriva l'attesa pronuncia della CGUE

Inoltre, si rinvia alla nota di commento di Michela Anna Andreoletti, "Considerazioni generali in tema di distribuzione selettiva", Rivista di Diritto Industriale, fasc.4-5, 2018, pag. 314.


5 Tale violazione viene inquadrata come contraffazione marchio ai sensi dell'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale, mentre viene esclusa la configurabilità della concorrenza sleale ex art. 2598 c.1 n.3 del Codice Civile poiché i profili di tale fattispecie sono stati ritenuti coincidenti con quelli della contraffazione del marchio.

6 Cfr. Trib. Milano, ordinanza 19 novembre 2018 (ed in sede di reclamo ordinanza 26 febbraio 2019) e Trib. Milano, ordinanza 18 dicembre 2018, tutte commentate in Rivista di Diritto Industriale, 2019, fasc. 1, pagg. 20 ss. con nota di Francesca La Rocca, "Il sistema di distribuzione selettiva quale motivo legittimo ostativo all'esaurimento del diritto di marchio?".

7 Sulla differenza tra l'approccio comunitario ed italiano ed in generale per una più estesa disamina della pronuncia del Tribunale di Milano in commento, cfr. Monica Riva, "Sisley vince contro Amazon: vanno rispettati la distribuzione selettiva e il prestigio del marchio", pubblicato su SPRINT (Sistema Proprietà Intellettuale) il 15 luglio 2019.

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